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Perchè registrare una Marchio
Il marchio rappresenta uno degli elementi distintivi dell'impresa e rientra a pieno titolo nel patrimonio immateriale della stessa. Al fine di ottenere il monopolio sul proprio marchio sarà necessario ottenere la privativa attraverso la domanda di registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Registrare un marchio significa tutelare una parte del patrimonio aziendale scongiurando che terzi possano ledere la propria immagine o possano contraffare i propri prodotti.
Tutto sui marchi d'impresa
Cos'è un marchio
Il Marchio rappresenta un elemento di estrema importanza per un'impresa in quanto esso identifica un prodotto e/o un servizio rappresentandone l'origine. Il marchio registrato, invero, permette all'impresa che lo pubblicizza di acquisire fama e notorietà permettendo una fidelizzazione maggiore della clientela nonchè una crescita in rinomanza superiore.
Oltre che alle motivazioni appena indicate registrare un marchio significa investire in qualcosa che rappresenterà il valore aggiunto dell'impresa. Molti consumatori, difatti, prima ancora di prestare attenzione al prodotto osservano la fiducia riposta nel marchio, rappresentando questo un elemento di garanzia per quanto concerne l'origine e la qualità.
Il marchio, inoltre, rientra a pieno titolo nel patrimonio immateriale dell'impresa e pertanto potrà rappresentare fonte autonoma di guadagno per l'impresa attraverso la concessione in licenza ovvero attraverso la vendita che potrà essere autonoma o unitaria ad una cessione d'azienda.
Altro aspetto da non sottovalutare si riferisce alla monopolizzazione di utilizzo del marchio, tant'è che attraverso la registrazione il marchio non potrà essere utilizzato da terzi evitando così i fenomeni di contraffazione e di utilizzo illecito finalizzato a trarre un indbito vantaggio economico.
Registrabilità del marchio
Prima di tutto è bene identificare l'assetto normativo che disciplina i marchi d'impresa il quale è contenuto nel D.Lgs. n.30 del 10.02.2005 che rappresenta il Codice della proprietà industriale.
Il c.p.i. definisce in maniera alquanto cristallina cosa può essere oggetto di registrazione prevedendo, all'articolo 7 che "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti: a) a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare "
Tale regola generale, tuttavia, presenta delle restrizioni previste dall'articolo 8 c.p.i. il quale espressamente prevede che "I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 2.I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbiadiritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1. 3.Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche. nonchè gli mblemi caratteristici di questi."
Vien da sè, quindi, che qualora si intenda registrare un nome di persona diverso da chi chiede la registrazione possono essere registrati ad un'unica condizione, ossia che la loro registrazione non leda in qualche modo il decoro, la fama o il credito di chi ha diritto a portare tali nomi. Caso diverso è invece rappresentato dalla sussistenza della c.d. notorietà, ossia se il nome che si intende registrare appartiene ad un personaggio famoso è solo ed esclusivamente quest'ultimo che potrà richiederne la tutela o che potrà fornire il consenso alla registrabilità.
Altrettanto importante risulta essere il c.d. marchio di forma che contraddistingue la forma, ad esempio, del contenitore di una bevanda (basti pensare alle caratteristiche di forma delle bottiglie di vetro della Coca Cola); su tale tipologia di marchio vi sono delle specifiche restrizioni statuite dall'articolo 9 c.p.i. il quale prevede che "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente: a)dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; b)dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; c)dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto."
Tipologia di marchio
I marchi si distinguono in marchio d'impresa e marchio collettivo, la prima tipologia di marchio afferisce ai prodotti o servizi di un'impresa mentre il secondo ha primariamente la funzione di garantire la qualità, la natura o l'origine di determinati prodotti o servizi ed i soggetti titolati alla registrazione corrispondo agli enti che svolgono tale funzione.
Al fine di comprendere meglio la funzione del marchio collettivo basti pensare ad un ente che al fine di garantire al consumatore la qualità e le caratteristiche di uno specifico prodotto o servizio, chiede la registrazione di un marchio collettivo consentendone l'utilizzo solo ed esclusivamente ad imprese che rispettano determinati requisiti.
Invero al fine dell registrazione di un marchio collettivo sarà necessario depositare, in fase di domanda, il c.d. regolamento il quale dovrà garantire un equo trattamento e specifici controlli sull'utilizzo del parchio da parte del richiedente.
Le classi del marchio
Di estrema rilevanza ai fini della registrazione di un marchio risulta essere l'individuazione delle c.d. classi, le quali rappresentano i prodotti e/o i servizi su cui intende chiedere tutela attraverso la registrazione.
Difatti la registrazione di un marchio non conferisce una monopolizzazione assoluta al suo titolare, bensì permette a quest'utlimo di monopolizzare l'utilizzo del marchio per quei prodotti o servizio d'interesse.
E' altresì importante ribadire che nel caso in cui un'impresa intendesse estendere la protezione ad altre classi non sarà possibile effettuare una integrazione al marchio già registrato bensì sarà necessario effettuare un nuovo deposito con l'indicazione delle nuove classi.
Requisiti di validità del marchio
Un marchio può essere registrato solo ed esclusivamente se risponde a tre requisiti fondamentali individuati nella novità, capacità distintiva e liceità così come espressamente previsto dal combinato disposto degli articoli 12, 13 e 14 c.p.i.
Novità – Il marchio è nuovo quando non esistono marchi identici o simili già registrati, o molto diffusamente usati, per gli stessi prodotti o servizi che il marchio andrà ad individuare. Pertanto sarà sempre necessario prima di richiedere la registrazione di un marchio effettuare la cosiddetta ricerca di anteriorità finalizzata ad individuare eventuali l'esistenza di eventuali marchi simili o uguali o collegati a servizi e prodotti simili o uguali. E' altresì preclusa la possibilità di registrazione, anche per classi differenti (prodotti o servizi differenti), qualora il marchio già registrato rientrasse nel novero dei cosiddetti marchi notori ovvero quei marchi diffusamente conosciuti dal consumatore.
Capacità distintiva – Un segno ha capacità distintiva quando è in grado di identificare in modo immediato i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra impresa. Per tale ragione è bene prediligere marchi che contengano nomi di fantasia o immagini sviluppate dal richiedente di modo che non siano deboli. Naturalmente talvolta può accadere che un marchio debole acquisisca una forte capacità distintiva viceversa un marchio che nasce forte divenga con il tempo generico per effetto della cosiddetta volgarizzazione.
Liceità – Un marchio deve essere lecito e quindi non contrario alle norme imperative.
Il marchio invero non può mai essere ingannevole e pertanto non può lasciar intendere il possesso di determinati requisiti o caratteristiche del prodotto o del servizio che in realtà quest'ultimo non possiede. Un tale marchio sarebbe infatti considerato “decettivo”, ovvero ingannevole e come tale sarebbe nullo.
Il pre-uso
Il nostro ordinamento riconosce tutela non solo al marchio registrato bensì anche al c.d. marchio di fatto caratterizzato dal pre-uso che il titolare ne ha fatto.
Può capitare, difatti, che un soggetto senza registrare il proprio marchio faccia comunque uso dello stesso per pubblicizzare prodotti e/o servizi, in questo caso l'Ordinamento conferisce comunque tutela giuridica, seppur estremamente labile, all'utilizzatore rispetto a quella conferita attraverso la registrazione, la mentovata tutela è espressamente richiamata dal nostro codice civile nell'articolo 2571 il quale statuisce che "Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso".
Difatti in caso di azione inibitoria da parte del soggetto che avrà registrato il proprio marchio, il soggetto titolare del marchio di fatto dovrà necessariamente dimostrare attraverso una copiosa produzione probatoria il pre-uso del marchio proprio ed il territorio su cui questo veniva utilizzato.
Potrà essere necessario in alcune circostanze eseguire un'indagine demoscopica al fine di verificare l'esistenza e soprattutto la conoscenza di un marchio simile già utilizzato su un determinato territorio.
Come agevolmente si comprenderà onde evitare di vanificare i propri investimenti pubblicitari è sempre estremamente consigliato registrare il marchio, in quanto tale procedimento rappresenta l'unico elemento per ottenere una forte tutela del proprio diritto di utilizzo.
La decadenza
La registrazione di un marchio deve essere necessariamente accompagnata dall'utilizzo dello entro cinque anni dalla registrazione a pena di decadenza. Tale disposizione è espressamente prevista dall'articolo 24 c.p.i.. Pertanto qualora il richiedente la registrazione non utilizzasse il marchio per un periodo di 5 anni, perderebbe ogni diritto di privativa sullo stesso.
Il domain name
Il domain name tradotto in italiano significa "nome dominio" ossia l'indirizzo che permette di raggiungere uno spazio web ad es: www.ilmiosito.it. Il domain name rappresenta un ulteriore elemento identificativo dell'impresa ed in generale corrisponde al nome del marchio; per tali ragioni il titolare di un marchio registrato potrà esercitare il suo pieno diritto di acquistare un domain name ovvero potrà impedirne l'utilizzo a terzi.
Di particolare rilevanza inoltre rappresenta la possibilità per il titolare di un marchio anteriore di richiedere, in presenza di specifiche condizioni, l'attribuzione a proprio nome del domain name acquistato da altri.
Licenza del marchio
Come si è detto il marchio rientra a pieno titolo nel patrimonio dell'impresa e pertanto da questo possono nascere dei frutti. Il marchio, difatti, può generare un introito economico semplicemente acquisendo notorietà sul mercato di riferimento ovvero attraverso specifiche procedura quale quella della licenza che consente di mantenere la titolarità del marchio cedendo o concedendo ad un terzo il diritto di utilizzo.
La licenza è disciplinata dall'articolo 23, comma 2 del c.p.i. il quale dispone che:
“Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”.
La licenza di un marchio, inoltre, può essere esclusiva, non esclusiva e territoriale.
La licenza esclusiva di un marchio si ha quando l'uso del marchio viene concesso ad un unico soggetto terzo e può essere Licenza totale, qualora riguardi tutti i prodotti e/o servizi contraddistinti dal marchio oggetto del contratto;
Licenza parziale, qualora riguardi solo alcuni prodotti e/o servizi contraddistinti dal marchio.
La licenza non esclusiva di un marchio è l'esatto opposto della precedente, quindi il titolare del marchio può concedere l'utilizzo di quest'ultimo a più lincenziatari ed anche in tale circostanza la licenza può essere totale o parziale.
La Licenza territoriale di un marchio risulta utile quanto il titolare del marchio voglia limitare i luoghi nei quali concedere la licenza, autorizzando la spendita del marchio in una o più regioni, una o più provincie e così via.
La licenza del marchio rappresenta un utilissimo strumento per produrre nuovi utili avvalendosi della notorietà del marchio stesso, difatti con il contratto di licenza si converranno delle royalties - in percentuale o forfettarie - applicate sul prezzo di vendita dei prodotti e/o servizi su cui il marchio concesso in licenza sarà applicato.
Registrazione, diritti esclusivi, durata e rinnovo
A seguito della registrazione di un marchio il titolare acquista il diritto di utilizzo esclusivo dello stesso. Tant'è che il titolare del marchio registrato potrà vietare a terzi di utilizzare il marchio nell'attività economica così come espressamente previsto dall'articolo 20 del c.p.i. il quale, tra le altre statuisce che "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."
Il diritto di esclusiva viene a consolidarsi al momento della registrazione del marchio è dura 10 anni da tale momento allo scadere dei quali sarà possibile rinnovare la tutela per ulteriori 10 anni. Il rinnovo potrà avvenire entro i 12 mesi che precedono la scadenza ovvero entro i 6 mesi successivi tale momento.